Fac simile contratto licenza uso marchio: modulo PDF

Il contratto di licenza d'uso del marchio è l’accordo con cui il titolare del marchio concede a un altro soggetto il diritto di usarlo, per un tempo e in un ambito determinati, di norma dietro il pagamento di un corrispettivo (royalties). Il titolare non perde, dunque, la titolarità del marchio, ma ne concede solo il godimento.

Cos'è il contratto di licenza d'uso del marchio

Come detto il contratto di licenza d'uso del marchio è un accordo con cui il titolare di un marchio (licenziante) autorizza un altro soggetto (licenziatario) a utilizzarlo per la produzione e/o la vendita di determinati prodotti o servizi, secondo condizioni prestabilite, senza trasferirne la proprietà.

Il documento consente di disciplinare i limiti e le modalità di utilizzo del marchio, la durata dell'autorizzazione e l'eventuale corrispettivo dovuto. Già perché la licenza d’uso del marchio può essere gratuita oppure prevedere un pagamento. Il compenso può essere:

• una somma fissa;
• una percentuale sulle vendite, chiamata royalty;
• un’altra forma di pagamento concordata tra le parti.

La licenza può essere:

• esclusiva, quando solo il licenziatario può usare il marchio nei limiti stabiliti;
• non esclusiva, quando il titolare può autorizzare anche altre persone o aziende a usarlo.

Per evitare problemi, il contratto dovrebbe indicare chiaramente:

• quali sono il marchio e il suo titolare;
• quali prodotti o servizi possono essere contraddistinti dal marchio;
• in quale territorio è possibile usarlo;
• quanto dura la licenza e come può essere rinnovata o interrotta;
• se è previsto un pagamento e come deve essere effettuato;
• come deve essere utilizzato il marchio e quali standard di qualità devono essere rispettati;
• cosa succede se il marchio viene utilizzato in modo diverso da quanto concordato.

Da questa scheda è possibile scaricare gratuitamente un fac simile di contratto licenza uso marchio. Tuttavia trattandosi di un tema delicato, il consiglio è sempre quello di rivolgersi a un professionista qualificato.

Qual è la differenza tra marchio e logo?

Marchio e logo non sono la stessa cosa.

• Marchio: è il segno che permette di riconoscere i prodotti o i servizi di un’azienda e distinguerli da quelli di altre aziende. Può essere formato da parole, immagini, parole e immagini insieme, forme, suoni o altri elementi. La protezione è maggiore quando il marchio viene registrato. Questo il modulo MA-RI con cui richiedere la registrazione o il rinnovo di un marchio d'impresa in Italia. In alcuni casi, anche un marchio non registrato può essere tutelato se è già stato utilizzato e riconosciuto dal pubblico.
• Logo: è l’immagine o la grafica usata per rappresentare un’azienda, un prodotto o un servizio. Un logo può essere registrato come marchio, ma può anche essere soltanto un elemento grafico non registrato.

In sintesi, il marchio riguarda soprattutto l’identità e la tutela legale del segno, mentre il logo è il modo grafico con cui quel segno viene presentato.

Anche il titolare dei diritti su un logo può autorizzarne l'utilizzo da parte di terzi attraverso un'apposita autorizzazione scritta, spesso indicata come liberatoria per l'utilizzo del logo. 

Va detto, però, che la liberatoria è sufficiente per usi occasionali e delimitati del logo (come brochure o eventi), ma in presenza di relazioni commerciali continuative, marchi registrati o un utilizzo sistematico, è necessario stipulare un contratto di licenza dettagliato.

Non solo. Se il logo è registrato come marchio, l'autorizzazione all’uso è, giuridicamente, una licenza di marchio, anche se chiamata “liberatoria” o “autorizzazione”. 

Quando si ricorre al contratto di licenza d'uso del marchio?

Il contratto di licenza si utilizza quando il titolare intende autorizzare un terzo a usare il proprio marchio per scopi commerciali o promozionali, mantenendone la piena titolarità.

Questo strumento trova applicazione in diversi scenari pratici:

• produzione e vendita: autorizzazione a un produttore per la realizzazione e commercializzazione di beni con il proprio marchio;
• distribuzione: concessione del marchio a un distributore per promuovere e vendere determinati prodotti;
• erogazione di servizi: autorizzazione a un'altra società per l'offerta di servizi sotto quel segno distintivo;
• partnership e progetti comuni: condivisione dell'uso del marchio tra partner commerciali per iniziative congiunte;
• merchandising: licenza per la creazione di gadget, abbigliamento o prodotti accessori.

Qual è la differenza tra licenza d'uso e cessione del marchio?

La distinzione centrale riguarda la titolarità del diritto:

Licenza d’uso: attribuisce un semplice diritto d'uso temporaneo e regolamentato; la proprietà del marchio resta in capo al titolare originario. 

Cessione: comporta il trasferimento definitivo della proprietà del marchio a favore del cessionario, che ne diventa il nuovo titolare a tutti gli effetti. 

In entrambi i casi occorre identificare con esattezza il marchio oggetto dell'accordo. Come previsto dal Codice della proprietà industriale, sia la licenza che la cessione possono essere parziali, ovvero limitate soltanto ad alcune delle classi di prodotti o servizi per cui il marchio è stato registrato.

Cosa fare se un terzo utilizza un marchio senza averne diritto?

Se un soggetto utilizza un marchio senza averne diritto, vale a dire senza aver sottoscritto un regolare contratto di licenza o di cessione, il titolare può valutare l'invio di una lettera di diffida per chiedere la cessazione dell'utilizzo non autorizzato.

La comunicazione può essere utilizzata, ad esempio, quando un'impresa riproduce il marchio altrui sul proprio sito web, su prodotti, in materiale pubblicitario o sui social network senza aver ottenuto il necessario consenso.

Se nonostante la diffida il comportamento prosegue, possono essere valutate iniziative legali, anche di natura cautelare, ricorrendone i presupposti. Chiaramente prima di procedere in tal senso, è importante verificare che l'utilizzo contestato del marchio sia effettivamente illecito.

Quando il contratto di licenza del marchio si accompagna ad altri accordi?

In alcuni casi, l'utilizzo commerciale di un marchio si inserisce in un accordo più ampio, che comprende anche il trasferimento di conoscenze tecniche o di altri diritti. 

Ad esempio, insieme alla licenza del marchio può essere necessario disciplinare la trasmissione di procedure produttive, informazioni riservate e competenze aziendali attraverso un contratto di cessione di know-how. 

Se l'accordo comprende anche opere creative, come software, testi, fotografie o materiali grafici originali, può essere opportuno regolare separatamente i relativi diritti di utilizzazione economica mediante un contratto di cessione dei diritti d'autore. Ciascun accordo deve individuare con chiarezza i diritti trasferiti o concessi, evitando sovrapposizioni e lacune.

Ad esempio per consentire a un'altra azienda di produrre e vendere cosmetici, potrebbe essere necessario disciplinare tre aspetti:

• marchio: autorizzare l'utilizzo del nome e del logo con cui i cosmetici vengono commercializzati;
• know-how: trasmettere le formule riservate, le procedure di produzione e le conoscenze tecniche necessarie;
• diritti d'autore: autorizzare o trasferire, secondo l'accordo, i diritti di utilizzazione economica sui manuali, sui materiali grafici originali o sul software utilizzato nel processo produttivo.

Le tre componenti possono essere disciplinate con contratti distinti oppure, quando opportuno, con un unico accordo che regoli espressamente tutti questi aspetti.

Fac simile contratto licenza d uso del marchio

Tra

[Denominazione / Nome e cognome del licenziante], con sede legale / residente in ___________,
C.F. e P. IVA ___________________, in persona del legale rappresentante __________________,
E-mail _________ PEC _________, di seguito "Licenziante",

e

[Denominazione / Nome e cognome del licenziatario], con sede legale / residente in __________,
C.F. e P. IVA ___________________, in persona del legale rappresentante __________________,
E-mail _________ PEC _________, di seguito "Licenziatario",

di seguito congiuntamente "Parti" e singolarmente "Parte",

PREMESSO CHE

A. Il Licenziante è titolare esclusivo del marchio “__________", registrato presso ________ (specificare l’ufficio competente) con n. _______ in data __/__/____, per i prodotti e/o servizi indicati nella relativa registrazione;
B. Il Licenziatario è interessato a utilizzare il marchio per le finalità e nei limiti stabiliti nel presente contratto;
C. Il Licenziante è disposto a concedere al Licenziatario l'uso del Marchio alle condizioni di seguito stabilite.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto della licenza

2.1. Il Licenziante concede al Licenziatario, che accetta, una licenza d'uso del Marchio, limitatamente ai seguenti prodotti/servizi: _______________________.

2.2. La licenza non comporta alcun trasferimento della titolarità del Marchio, che resta di esclusiva proprietà del Licenziante. Il Licenziatario non acquista alcun diritto sul Marchio ulteriore rispetto a quelli espressamente previsti dal presente contratto.

2.3. Il Licenziatario si impegna a non registrare, né richiedere la registrazione di marchi, nomi a dominio, account social o denominazioni identici o simili al Marchio, e a non contestare la validità o la titolarità del Marchio.

Art. 3 - Natura della licenza

3.1. Le Parti concordano che la licenza è:

☐ Esclusiva, nei limiti dell'ambito di utilizzo definito nel presente contratto.

☐ Non esclusiva, con facoltà per il Licenziante di utilizzare direttamente il marchio e di concederne l'uso anche ad altri soggetti, nel rispetto delle condizioni contrattuali.

3.2. L'esclusività, ove prevista, opera con riferimento ai seguenti prodotti o servizi, territori e canali commerciali: _________________.

Art. 4 - Territorio e durata

4.1. Il Licenziatario può utilizzare il marchio esclusivamente nel seguente territorio: ________ (ad es. [Italia / Unione europea / altro territorio da specificare).

4.2. Il contratto ha durata di ____ anni dalla data di sottoscrizione e scadrà alla data del __/__/____, senza tacito rinnovo. [In alternativa:] Il contratto si rinnova tacitamente per periodi di ___ anni, salvo disdetta di una Parte da comunicare con PEC o raccomandata A/R con preavviso di [90/180] giorni.

4.3. Ogni rinnovo espresso deve risultare da atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti.

Art. 5 - Corrispettivo

5.1. A fronte della licenza il Licenziatario corrisponde al Licenziante:

• una royalty pari al __% del fatturato netto realizzato con i prodotti/servizi recanti il Marchio, al netto di IVA, resi e sconti documentati;
• un importo garantito annuo di euro _____, dovuto anche se le royalty maturate risultassero inferiori;
• (eventuale) importo una tantum di euro ______ alla sottoscrizione.

5.2. Il pagamento avviene entro ____ giorni dalla fine di ogni _____ (ad es. anno/semestre), previa emissione di fattura, mediante bonifico sul conto indicato dal Licenziante. Il Licenziatario trasmette, entro il medesimo termine, un rendiconto scritto delle vendite.

5.3. Il Licenziante ha diritto di verificare, con un preavviso di ___ giorni e anche tramite un revisore da lui incaricato, i libri contabili del Licenziatario relativi ai prodotti/servizi licenziati. Se la verifica accerta scostamenti superiori al ____% a danno del Licenziante, i costi della verifica sono a carico del Licenziatario.

5.4. In caso di ritardo si applicano gli interessi di mora previsti dal D.Lgs. 231/2002.

Art. 6 - Obblighi del Licenziatario e qualità

6.1. Il Licenziatario si impegna a:
a) utilizzare il marchio esclusivamente per i prodotti o servizi e secondo le modalità autorizzate;
b) rispettare le caratteristiche qualitative concordate per i prodotti o servizi contraddistinti dal marchio;
c) non utilizzare il marchio in modo ingannevole, lesivo della reputazione del titolare o comunque contrario alla legge;
d) non depositare a proprio nome il marchio concesso in licenza, né segni identici o confondibili, per finalità incompatibili con il presente accordo;
e) segnalare tempestivamente al Licenziante eventuali utilizzi del marchio da parte di terzi che ritenga non autorizzati;
f) rispettare le eventuali linee guida grafiche e commerciali comunicate dal Licenziante.

6.2. Il Licenziante potrà verificare, con modalità ragionevoli e previo accordo sulle relative procedure, il rispetto delle condizioni di utilizzo e degli standard qualitativi concordati.

Art. 7 - Divieto di cessione e sublicenza

7.1. Il Licenziatario non può cedere il contratto né concedere sublicenze, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso scritto del Licenziante. [In alternativa:] La sublicenza è ammessa solo a favore di _____ (ad es. società controllate/soggetti indicati), previa approvazione scritta e con l'impegno del Licenziatario a rispondere dell'operato del sublicenziatario.

Art. 8 - Tutela del Marchio e azioni contro i terzi

8.1. Il Licenziatario informa tempestivamente il Licenziante di ogni uso illecito, contraffazione o violazione del Marchio di cui venga a conoscenza.

8.2. Il Licenziante ha il diritto, ma non l'obbligo, di agire in giudizio contro i terzi. [Alternativa A] Se il Licenziante non agisce entro __ (ad es. 60) giorni dalla segnalazione, il Licenziatario può agire in proprio, previo consenso scritto del Licenziante, e le spese e i risarcimenti sono ripartiti come segue: ______. [Alternativa B] Il Licenziatario non può agire in giudizio senza il consenso del Licenziante.

8.3. Il Licenziante provvede, a proprie spese, al mantenimento in vita del Marchio (pagamento dei rinnovi e delle tasse) per tutta la durata del contratto.

Art. 9 - Garanzie e responsabilità

9.1. Il Licenziante dichiara e garantisce di essere titolare del Marchio, di avere il potere di concederlo in licenza e che, a propria conoscenza, il Marchio non viola diritti di terzi. Non garantisce che il Marchio sia valido o registrabile in ogni Paese del Territorio, salvo diversa pattuizione.

9.2. Il Licenziatario è responsabile della produzione, della commercializzazione e dell'erogazione dei prodotti/servizi licenziati, e risponde dei danni a terzi derivanti da difetti o violazioni di legge. Il Licenziatario manleva il Licenziante da pretese di terzi derivanti dall'attività del Licenziatario.

9.3. Il Licenziatario stipula e mantiene per tutta la durata del contratto una polizza di responsabilità civile prodotti/terzi con massimale non inferiore a euro ____________.

Art. 10 - Risoluzione e recesso

10.1. Il Licenziante può risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice comunicazione scritta, in caso di: a) mancato pagamento di quanto dovuto, protratto oltre __ giorni dalla diffida; b) l'utilizzo del marchio per prodotti, servizi o finalità non autorizzati; c) la violazione degli obblighi relativi alla qualità dei prodotti o servizi; d) la concessione non autorizzata di sublicenze.

10.2. Ciascuna Parte può risolvere il contratto per grave inadempimento dell'altra, non sanato entro __ giorni dalla diffida ad adempiere a mezzo PEC o raccomandata A/R.

10.3. [Eventuale] Ciascuna Parte può recedere dal contratto con preavviso di ___ mesi, a mezzo PEC o raccomandata A/R tramite i recapiti indicati in epigrafe.

Art. 11 - Effetti della cessazione

11.1. Alla scadenza o cessazione del contratto, per qualsiasi causa intervenuta, il Licenziatario dovrà cessare l'utilizzo del marchio, salvo eventuali autorizzazioni scritte del Licenziante o diversi accordi consentiti dalla legge.

11.2. Entro ___ giorni, il Licenziatario dovrà inoltre:

• rimuovere il marchio dai siti web, dai materiali pubblicitari e dai supporti sotto il proprio controllo;
• cessare la produzione di nuovi beni contraddistinti dal marchio;
• restituire o distruggere, secondo le istruzioni concordate, i materiali contenenti il marchio che non sia più autorizzato a utilizzare.

11.3. L'eventuale gestione delle scorte di prodotti già realizzati dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti, indicando le condizioni e i termini applicabili.

Art. 12 - Trascrizione

Il Licenziante e il Licenziatario convengono che il presente contratto, o un suo estratto, sia trascritto presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), a spese del Licenziatario / Licenziante. Ciascuna Parte collabora per la trascrizione e, alla cessazione, per la relativa cancellazione.

Art. 13 - Disposizioni generali

13.1. Riservatezza. Le Parti mantengono riservate le informazioni commerciali e tecniche ricevute in esecuzione del contratto, per tutta la durata e per [numero] anni dopo la cessazione.

13.2. Trattamento dei dati personali. Le Parti trattano i dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003.

13.3. Comunicazioni. Le comunicazioni sono effettuate per iscritto, a mezzo PEC o raccomandata A/R, ai recapiti indicati in epigrafe, salvo diversa comunicazione.

13.4. Modifiche. Ogni modifica del contratto deve risultare da atto scritto sottoscritto dalle Parti. L'eventuale tolleranza di una Parte non costituisce rinuncia ai propri diritti.

13.5. Nullità parziale. L'eventuale nullità o inefficacia di una clausola non comporta la nullità dell'intero contratto.

13.6. Intero accordo. Il contratto, con i suoi allegati, esprime l'intero accordo tra le Parti e sostituisce ogni precedente intesa sul medesimo oggetto.

13.7. Legge applicabile. Il contratto è regolato dalla legge italiana.

13.8. Foro competente. Per ogni controversia relativa al contratto è competente in via esclusiva il Foro di ______, salvo le competenze inderogabili delle sezioni specializzate in materia di impresa. [In alternativa:] Le controversie sono devolute ad arbitrato secondo [regolamento/camera arbitrale], con sede a ________.

Approvazione specifica delle clausole

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano di aver letto e di approvare specificamente le seguenti clausole: art. 4 (territorio e durata), art. 7 (divieto di cessione e sublicenza), art. 9 (garanzie e responsabilità), art. 10 (risoluzione e recesso), art. 11 (effetti della cessazione), art. 13.8 (foro competente / arbitrato).

[Luogo], lì [data]

Il Licenziante
[Nome e firma] ________________________

Il Licenziatario
[Nome e firma] ________________________

Allegati

1. Allegato A - Il Marchio: riproduzione del segno, numero e data di registrazione, titolare, classi, Paesi di protezione, scadenza del rinnovo.
2. Allegato B - Standard qualitativi: specifiche di prodotto/servizio, materiali, processi produttivi, certificazioni richieste, procedura di controllo.
3. Allegato C - Linee guida d'uso del Marchio: colori, proporzioni, spazi di rispetto, usi vietati, formula "su licenza di [Licenziante]".
4. Allegato D - Modello di rendiconto: schema del report periodico delle vendite e del calcolo delle royalty.